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《上海律師》
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（岳文輝）上海首例域名搶注不正當競爭案代理回顧
日期：2009-05-11 作者：岳文輝
一：案件代理過程
（一）訴前過程：
1999年11月4日上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司收到（美國）普羅克特和甘布爾公司“寶潔（中國）有限公司”(One Procter &Gamble Company)發(fā)往認為該公司“搶注域名”的傳真；
1999年11月5日上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司發(fā)傳真回復（美國）普羅克特和甘布爾公司“寶潔（中國）有限公司”(One Procter & Gamble Company)（主要說明二點：1：經(jīng)查“域名搶注”不成立；2：望此事能妥善解決！）；
1999年11月19日（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)“寶潔（中國）有限公司”代理人來到上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司就“SAFEGUARD”域名注冊事宜和筆者進行了為時一個上午的談判，雙方會談僵持，（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company) “寶潔（中國）有限公司”無法從法律角度說服上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司注冊“SAFEGUARD”域名是一種“搶注行為”。
（二）訴訟過程：
2000年2月21上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司正式收到由上海市第二中級人民法院送達的（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)訴上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司域名搶注不正當競爭案的起訴狀，并簽署了送達回證，至此該糾紛正式進入訴訟程序；
2000年2月22日上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司寄出送達回證，并正式辦理了全權(quán)委托筆者出庭應訴的委托手續(xù)；
2000年3月24日，原告（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)和被告上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司在法庭的主持下首次進行了庭前證據(jù)交換和質(zhì)證工作；
2000年5月15日，原告（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)和被告上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司在法庭的主持下再次進行了庭前證據(jù)補充、交換和質(zhì)證工作；
2000年5月17日上午9：00—11：30，上海市第二中級人民法院組成合議庭在該院六法庭正式開庭審理原告“（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)”訴被告“上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司”域名搶注不正當競爭案，現(xiàn)場進行了錄像，旁聽席中有多家媒體記者參與旁聽和報道。筆者對原告“（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)”提供的7組57份證據(jù)材料進行了充分地質(zhì)證并提出了異議，在法庭審理時與原告方進行了激烈地辯論。筆者以我國《商標法》、《商標法實施細則》、《反不正當競爭法》、《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》、《“TRIPS”協(xié)議》、世界知識產(chǎn)權(quán)組織的《域名爭端解決規(guī)則》、《域名爭端解決政策》的法律依據(jù)提出了與原告截然相反的3個觀點：
1：被告“上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司”注冊“SAFEGUARD”域名不構(gòu)成惡意搶注；
2：被告注冊“SAFEGUARD”域名不構(gòu)成不正當競爭；
3：“SAFEGUARD”本身不是馳名商標；
在法庭辯論結(jié)束后，因雙方分歧較大故調(diào)解失敗，等待法院公斷；
2000年10月上海市第二中級人民法院做出“（2000）滬二中知初字第23號”民事判決書認定被告上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司是一種域名搶注行為，支持了原告的訴訟請求，判令被告被告停止使用“www.safeguard.com.cn ”域名，被告上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司在法定期間再次委托筆者依法上訴，故一審判決書沒有生效。
2001年4月23日上午，上海市高級人民法院組成合議庭正式開庭審理上訴人“上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司”訴被上訴人“（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)”域名搶注不正當競爭案。作為上訴人的筆者針對被上訴人“（美國）普羅克特和甘布爾公司(One Procter & Gamble Company)”在一審期間提供的7組57份證據(jù)材料進行了充分地質(zhì)證并提出了強烈異議，在二審的法庭審理過程中再次與被上訴人進行了激烈地辯論。
2001年7月5日，上海市高級人民法院做出了駁回上訴、維持原判的“（2001）滬高知終字第4號”民事判決書。
二：當年的案件代理思路
（一）：筆者認為被告“上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司”注冊“www.safeguard.com.cn”域名的行為不是“惡意搶先注冊”而是“善意在先注冊”，被告公司注冊的“www.safeguard.com.cn”的三級域名和原告公司注冊的“SAFEGUARD”商標的英文字母組合相同純粹是一種“偶合——偶然的巧合”現(xiàn)象。按照國際通行的慣例，域名注冊采取“先申請、先注冊”的原則，被告選用和其“弱電系統(tǒng)及安防系統(tǒng)的設計安裝維修”意思相一致的“safeguard”作為其域名中的三級域名并無不當。結(jié)合《中華人民共和國反不正當競爭法》有關(guān)規(guī)定（該法第2條規(guī)定：“經(jīng)營者違反本法規(guī)定，損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為?！保┕P者認為要認定被告的行為是一種“不正當競爭行為”或“域名侵權(quán)”或“惡意搶注”行為，那么被告在客觀上應當具備以下條件（1）：注冊人與其注冊的域名之間不具備法律上承認的必然聯(lián)系；（2）：注冊人通過其注冊的域名獲得了非法的利益；在主觀上應當是“故意”：筆者認為原告應當在這些方面承擔舉證責任，否則筆者不得不認為原告訴稱：“被告的行為是惡意搶注和“搭便車”的不正當競爭行為是牽強附會的，沒有任何事實和法律上的依據(jù)的。
（二）：原告認為被告搶注其域名，但是在訴訟前僅僅向被告提出了異議，而根本沒有向中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）提出異議，因而被告二次注冊該域名都非常順利，這進一步說明被告注冊的“www.safeguard.com.cn”域名不是搶注，而是合法擁有。
（三）從此案的法庭調(diào)查來看，事實上被告的域名注冊行為是否侵犯了原告的商標專用權(quán)，筆者認為應當依據(jù)《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標法實施細則》和《中華人民共和國反不正當競爭法》的相關(guān)規(guī)定來進行判斷。
原告所主張權(quán)利的“SAFEGUARD”商標為商品商標，根據(jù)《商標法》第38條的規(guī)定：“在相同或類似商品上擅自使用他人注冊商標的行為構(gòu)成侵權(quán)?！倍桓鎸ⅰ癝AFEGUARD”標志注冊域名的行為，根本不屬于在相同或類似商品上使用原告的商標，而且《商標法》第38條雖然有“給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害”屬于侵權(quán)行為的規(guī)定，但是《中華人民共和國商標法實施細則》第41條對該條款所包括的侵權(quán)行為予以了明確地列舉，也不包括原告所指控的行為。因此筆者認為被告的域名注冊行為不具備《商標法》及其實施細則規(guī)定的侵權(quán)行為，不構(gòu)成侵犯原告的商標專用權(quán)。
（四）筆者認為：被告公司將“SAFEGUARD”標志注冊域名的行為是否構(gòu)成不正當競爭，應根據(jù)被告的行為是否利用了原告的“SAFEGUARD”商標所創(chuàng)造的聲譽，是否違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》所規(guī)定的誠實信用原則來判斷。原告雖然就其注冊的商標的使用情況和該商標的影響范圍和知名范圍提供了證據(jù)，但是筆者認為客觀地說大家都應當注意的是在中國境內(nèi)有一定知名度的是“舒膚佳”而非“SAFEGUARD”，（雖然原告就“舒膚佳”和“Safeguard”注冊了組合商標）否則被告“晨鉉”公司連續(xù)二次在中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心申請注冊“www.safeguard.com.cn” 域名時怎么連中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心經(jīng)辦人都沒有反應出“SAFEGUADE”是原告公司早已注冊的知名商標？筆者當時還認為：對于熟悉“舒膚佳”的我國公眾來說，事實上“舒膚佳”和“Safeguard”在認識上是不會產(chǎn)生必然的聯(lián)系的，因此“Safeguard”商標在中國并不屬于有一定影響力和知名度的商標，更不是馳名商標。在這種情況下，就排除了公眾見到被告的“www.safeguard.com.cn ”域名，會誤認為使用該域名的網(wǎng)站與原告存在特定關(guān)系的可能，因此被告注冊該域名的行為，并沒有使公眾產(chǎn)生混淆，不存在以此利用原告商標聲譽謀取利益，故被告的行為構(gòu)成不正當競爭不能成立。
（五）判斷被告注冊“www.safeguard.com.cn ”域名的行為是否構(gòu)成侵權(quán)的法律依據(jù)應當是《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國商標法》及其實施細則而非《中國互聯(lián)網(wǎng)絡域名注冊暫行管理辦法》及其實施細則。
筆者認為：《中國互聯(lián)網(wǎng)絡域名注冊暫行管理辦法》第21條對域名糾紛的處理作了相應的規(guī)定，但由于該辦法屬于部門規(guī)章，故僅僅對域名注冊單位處理此類糾紛時產(chǎn)生效力。從原告的起訴狀所寫的訴訟請求、事實和理由及原告依據(jù)的法律依據(jù)而言，原告自己也認為本案的性質(zhì)屬于商標侵權(quán)及不正當競爭糾紛，對此代理人認為在一個民事訴訟案件中要認定被告的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，仍然應適用《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國商標法》及其實施細則等法律條文來處理。
（六）：筆者當時認為：雖然在整個法庭調(diào)查過程中，原告提供了大量關(guān)于其商品在中國的銷售情況以及公眾的認知情況的證據(jù)材料，來印證或間接證明其注冊的商標在客觀上已經(jīng)是馳名商標了，但是被告代理人認為客觀地說根據(jù)法律之有關(guān)規(guī)定原告的商標是不能認定為馳名商標的。至少其提供的材料不能證明其已經(jīng)注冊的商標是馳名商標，因為這些材料根據(jù)我國的《商標評審機構(gòu)管理暫行辦法》第3條規(guī)定（該規(guī)定是：“商標評審機構(gòu)必須是經(jīng)國家工商行政管理局評定具備資格的方可開展商標評估業(yè)務?！保└静痪邆渖虡嗽u估作用。根據(jù)法律規(guī)定：“馳名商標是指在市場上享有較高聲譽并為相關(guān)公眾熟知的注冊商標?！北桓娲砣苏J為其必須有2個特征：1：必須是在全國或某個特定區(qū)域為廣大公眾熟知，具有較高知名度；2：該商標的所有者經(jīng)營的該商標的商品或服務信譽卓著，其產(chǎn)品或服務在國內(nèi)外擁有廣泛的消費市場，擁有最多數(shù)的相對穩(wěn)定的消費群。雖然我國于1985年加入了《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》，應當適用該公約“第二條之二”關(guān)于“商標：馳名商標”的規(guī)定，但是該條款是原則的、不全面的、實質(zhì)上只是規(guī)定了保護馳名商標的原則，并沒有說什么是馳名商標，因而原告如果認為如果其注冊的商標是馳名商標適用該條款，則應當進一步列舉事實和法律上的依據(jù)；如果原告認為根據(jù)《TRIPS協(xié)議》“與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議”第16條的規(guī)定來認定其注冊的商標是馳名商標的話，那么被告代理人認為該條款規(guī)定：確認某商標是否系馳名商標，應顧及有關(guān)公眾對其知曉程度、包括成員國地域內(nèi)因宣傳該商標而使公眾知曉的程度?！钡潜桓娲砣苏J為什么是“有關(guān)公眾”？什么是“知曉程度”原告有舉證責任。
三：當時的辦案反思：
（一）：網(wǎng)絡用戶使用網(wǎng)絡的習慣，是在查找自己需要的資料時，借助各種搜索引擎，輸入關(guān)鍵詞語進行搜索，因此，網(wǎng)絡用戶假如要想了解有關(guān)“安全保衛(wèi)”方面的內(nèi)容，很可能輸入“safe”、“guard”、“safeguard”等詞匯，因此上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司認為自己把“safeguard”作為三級域名注冊是一種既便于用戶搜索，又體現(xiàn)自己的產(chǎn)品特性的行為，這是一種天然的邏輯關(guān)系（事實上在許多國內(nèi)網(wǎng)站的名稱中也可以看出，比如大多數(shù)法律網(wǎng)站都有“LAW”這個詞，便是出于同樣的考慮），認定上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司注冊“safeguard ”域名的行為是“惡意搶注”在當時的網(wǎng)絡法律環(huán)境下絕對讓人不能信服；
（二）：“（2000）滬二中知初字第23號”民事判決書沒有明確認定被美國寶潔公司注冊的“safeguard”、“舒膚佳”或“safeguard/舒膚佳”構(gòu)成的組合商標是馳名商標，卻以該商標“在市場上享有較高聲譽并為相關(guān)公眾所熟知”為由變相認定其為馳名商標，并給予了其相應的法律待遇，這是法院通過判決認定馳名商標的行為，但我國是大陸法系，這種做法是否妥當？
（三）：雖然我國于1985年加入了《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》，應當適用該公約“第二條之二”關(guān)于“商標：馳名商標”的規(guī)定，但是筆者認為該條款是原則的、不全面的、實質(zhì)上只是規(guī)定了保護馳名商標的原則，并沒有說什么是馳名商標，因而美國寶潔公司認為如果其注冊的商標是馳名商標適用該條款，則應當進一步列舉事實和中國法律的依據(jù)，但事實上在庭審過程中這方面并非充分，但法庭卻予以認可，是不是我國加入“WTO”在即，此案作為適用國際慣例的試點？
（四）：通過此案的審理，中國公司應該對域名有新的認識，就是如果已經(jīng)注冊的域名不是和馳名或知名商標相同，那么：1：從域名作用看，它只起到地址的作用，域名是網(wǎng)絡用戶互相聯(lián)系聯(lián)系且可由電腦識別的一系列符號，不依附特定商品，也不與特定商品相聯(lián)系，并不代表一個企業(yè)、一個商品的綜合信譽。域名在使用過程中，本身不體現(xiàn)經(jīng)濟價值，不會給用戶帶來直接的經(jīng)濟效益。因此域名沒有侵害他人商標權(quán)的基礎(chǔ)；2：從商標名稱在域名中所占的比例分析，商標名稱部分不具有顯著性，如果不對其中涉及商標名稱部分的組成作突出性宣傳，人們對其的注意力就不會集中，也就是說，商標具有的無形資產(chǎn)不被域名用戶“搭便車”使用，就缺乏不正當競爭侵權(quán)的要件；3：從商標自身的保護范圍來看，它的權(quán)利不能輻射到域名領(lǐng)域《商標法》規(guī)定，商標人只有權(quán)禁止他人同類或類似的商品或服務上使用相同或類似的商標，但是域名是互聯(lián)網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡地址，即不是一種商品，從《商標法》出發(fā)，商標權(quán)人無權(quán)要求他人停止域名的使用；
（五）：如果用《TRIPS協(xié)議》“與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議”第16條的規(guī)定來認定其注冊的商標是馳名商標的話，那么該條款規(guī)定：“確認某商標是否系馳名商標，應顧及有關(guān)公眾對其知曉程度、包括成員國地域內(nèi)因宣傳該商標而使公眾知曉的程度?！睂τ谑裁词恰坝嘘P(guān)公眾”？什么是“知曉程度”該協(xié)議并沒有明確規(guī)定，將來我國在加入“WTO”后，“全國人大”是不是能在國內(nèi)法方面在這方面加以細化？
（六）：當時根據(jù)北京市高級人民法院《關(guān)于審理因域名注冊，使用而引起的的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件若干指導意見》規(guī)定，就是上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司行為必須同時符合以下3個條件：1：注冊的域名與權(quán)利人享有的標識相同或足以導致誤認的相識；2：域名持有人對該域名標記不享有任何其他的在先權(quán)利；3：對該域名的注冊和使用具有惡意（具體指，域名持有人提出向權(quán)利人出售、出租或以其他方式有償轉(zhuǎn)讓域名；或以贏利為目的，以故意混淆域名與權(quán)利人商標、商號的方式引誘網(wǎng)絡用戶進入其網(wǎng)頁或其他在線服務；或者專為阻止他人將商標、商號用于域名而注冊；或者為損壞他人的商譽而注冊域名）。但事實上上海晨鉉智能科技發(fā)展有限公司行為并沒有同時符合上述3個條件？另外迄今為止還沒有哪部法律、法規(guī)提供商標所有權(quán)等于域名所有權(quán)這方面的法律依據(jù)？
（七）：通過此案筆者認為：我們完全可以看到美國企業(yè)的霸道和囂張，事實上筆者認為美國企業(yè)到底是在利用法律維護他們的合法權(quán)益還是打著法律的幌子互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域干強盜的勾當？在互聯(lián)網(wǎng)的拓荒年代，筆者始終有一種感覺就是美國企業(yè)真正的用意并不在于“safeguard”這一域名，而是要在互聯(lián)網(wǎng)世界打擊和毀壞中國民族工業(yè)的勞動成果和智力成果，筆者認為這才是真正的不正當競爭！通過此案，筆者認為我國要盡快網(wǎng)絡立法，否則就很難區(qū)分到底是中國企業(yè)在“域名搶先注冊”還是外國企業(yè)在合法“域名強行注冊”？
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