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《上海律師》
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“試驗(yàn)性使用”豁免原則的利益平衡： 審視美國司法裁判和立法規(guī)則的變遷路徑 （上）
日期：2013-01-14 作者：姚頡靖 彭 輝
一、問題的提出
“試驗(yàn)性使用”豁免原則的適用是一柄雙刃劍。其存在的根本目的在于通過對(duì)專利壟斷權(quán)的限制，鼓勵(lì)和促進(jìn)新技術(shù)的研究和開發(fā)，達(dá)到社會(huì)科學(xué)技術(shù)的整體發(fā)展。國內(nèi)外同仁論述“試驗(yàn)性使用”豁免原則的文章不在少數(shù)，其中部分學(xué)者結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)所進(jìn)行的論述極為詳盡。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在對(duì)“試驗(yàn)性使用”豁免原則進(jìn)行了進(jìn)一步的說明的同時(shí)，也將其視為不侵犯專利權(quán)的特殊情況引入《專利法》第三次修改草案。對(duì)此，學(xué)界同仁大多予以支持，并提出深刻的見解。同時(shí),也有不少學(xué)者持不同意見。對(duì)此，筆者試圖從歷史發(fā)展的角度，結(jié)合美國不同歷史發(fā)展時(shí)期的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，對(duì)“試驗(yàn)性使用”豁免原則在美國司法、立法層面的嬗變過程進(jìn)行詳細(xì)的梳理，以期對(duì)“試驗(yàn)性使用”豁免原則在中國立法、司法上的合理應(yīng)用有所裨益。
二、“試驗(yàn)性使用”豁免原則在美國司法實(shí)踐中的演進(jìn)
“試驗(yàn)性使用”豁免原則在美國司法領(lǐng)域的適用經(jīng)歷了從嚴(yán)格解釋—寬松解釋—再嚴(yán)格解釋的三個(gè)發(fā)展階段。
（一）初創(chuàng)階段（19世紀(jì)）：嚴(yán)格解釋
1、時(shí)代背景素描：從自由資本主義向壟斷資本主義過渡
按照法經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，國家如何利用司法工具進(jìn)行社會(huì)資源的配置與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r有密切的聯(lián)系。19世紀(jì)的美國主要經(jīng)歷了英美戰(zhàn)爭(zhēng)、南北戰(zhàn)爭(zhēng)等歷史事件，完成了從農(nóng)業(yè)國到近代工業(yè)國家的演變，并向壟斷資本主義開始過渡。這是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上的狂飆時(shí)期。與此同時(shí)，自由資本主義發(fā)展為典型的現(xiàn)代化企業(yè)組織、托拉斯國家，出現(xiàn)了普爾、托拉斯、控股公司等現(xiàn)代化組織，進(jìn)入了現(xiàn)代資本主義即壟斷資本主義的發(fā)展階段。這一時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)決定了美國國家經(jīng)濟(jì)政策天平逐步傾向于壟斷資本主義企業(yè)，也就是掌握大量專利的大型商業(yè)企業(yè)，而對(duì)社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展重視程度有所減輕。
2、判決要件的型塑：“試驗(yàn)性使用”豁免原則的確立
早在1813年，美國法院就在Whit-temore訴Cutter一案中首次確立“試驗(yàn)性使用”豁免原則。判決書中，Story法官將“試驗(yàn)性使用”定義為“僅為試驗(yàn)，或檢驗(yàn)機(jī)械的實(shí)際效能能否產(chǎn)生預(yù)期的效果，而對(duì)專利發(fā)明進(jìn)行的試驗(yàn)”，認(rèn)為“行為人不能因上述行為就需要承擔(dān)法律的懲罰”，據(jù)此判決被告因“獲利目的”而制造原告專利機(jī)械的行為不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。隨后，在Sawin訴Guide一案中，Story法官再次重申其在Whittemore訴Cutter一案中的立場(chǎng)：“如果僅僅為了獲利目的，而無哲學(xué)試驗(yàn)的目的，或無為檢測(cè)產(chǎn)品的效能和精確性的目的，那么制造專利機(jī)械的行為是侵犯專利權(quán)的行為?！蓖瑫r(shí)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),“制造專利機(jī)械的行為必須具備侵犯專利權(quán)的意圖，并剝奪了專利權(quán)人合法的利益”。在隨后的案件中，“試驗(yàn)性使用”豁免原則的適用界線被不斷明確，不斷充實(shí)。在Byam訴Bullard一案中，法官認(rèn)定“若未在專利侵權(quán)中獲利的，那么就假定此行為未造成損害”。在Pop-penhusen訴Falke一案中明確認(rèn)定，僅僅為滿足試驗(yàn)愛好，或好奇心，或樂趣，而使用專利技術(shù)的行為適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。在Akro Agate Co.訴Master Marble Co.一案中,法院認(rèn)定，“被告僅僅為了檢驗(yàn)專利器械的有用性，而使用專利器械進(jìn)行試驗(yàn)的行為不構(gòu)成侵權(quán)?！?span>
從這一階段的大量案例可以發(fā)現(xiàn)，法院明確確立了適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則的要件。“試驗(yàn)性使用”豁免原則從誕生之日起就將行為的“目的性”和“結(jié)果性”作為判斷是否能夠獲得專利侵權(quán)豁免的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。只有在同時(shí)滿足以下兩個(gè)目的性要件中的一個(gè)（即試驗(yàn)沒有主觀“獲利”目的———“獲利目的”標(biāo)準(zhǔn)；或?yàn)闄z驗(yàn)、確認(rèn)專利發(fā)明的真實(shí)性及精確性）以及一個(gè)結(jié)果性要件（即專利侵權(quán)行為不得給專利權(quán)人的利益造成損害———即“實(shí)際損害”標(biāo)準(zhǔn)）的條件下，才可以適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則得到專利侵權(quán)豁免。
除此以外，部分案例還進(jìn)一步采用“行為人社會(huì)性質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)行為是否有“獲利目的”的依據(jù)。司法判決認(rèn)為，只要是商業(yè)公司就具有一定的獲利性，所以不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。相反，非贏利機(jī)構(gòu)（如學(xué)校、政府機(jī)構(gòu)）的試驗(yàn)行為可以適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。
但“試驗(yàn)性使用”豁免原則在適用中仍存在一定解釋界線的模糊，例如：何謂“贏利目的”？行為人的社會(huì)性質(zhì)是否可以成為判斷其行為性質(zhì)的唯一標(biāo)準(zhǔn)？判斷標(biāo)準(zhǔn)是否比較單一？
（二）發(fā)展階段（19世紀(jì)末—20世紀(jì)中葉）：寬松的解釋
1、經(jīng)濟(jì)背景分析：自由經(jīng)濟(jì)時(shí)期的復(fù)興
19世紀(jì)末至20世紀(jì)中葉，在美國內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后的60年間，美國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化和工業(yè)化構(gòu)成人類歷史上空前壯闊的畫面，被認(rèn)為是美國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)歷史發(fā)展中最光輝的60年，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為其主要特征。19世紀(jì)后半期的美國經(jīng)濟(jì)，被認(rèn)為是最接近“完全競(jìng)爭(zhēng)”市場(chǎng)模式的體制。在這種經(jīng)濟(jì)中，市場(chǎng)作為主要的協(xié)調(diào)機(jī)制起作用，經(jīng)濟(jì)決策權(quán)分散在數(shù)量甚多的當(dāng)事人手中。此時(shí)“自由競(jìng)爭(zhēng)”政策決定了法院更注重社會(huì)的整體科學(xué)進(jìn)步，國家運(yùn)用較寬松的司法工具約束市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)人的行為,通過對(duì)專利權(quán)人保護(hù)力度的降低，鼓勵(lì)其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者參與競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到市場(chǎng)整體資源合理的配置。
2、判決標(biāo)準(zhǔn)的改良：“試驗(yàn)性使用”豁免原則的轉(zhuǎn)型
與初創(chuàng)階段相比，自20世紀(jì)中葉開始，適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則的判斷要件開始松動(dòng)。在Dugan訴Lear Avia一案和Chesterfield訴United States一案中，法院認(rèn)定，“只要沒有證據(jù)證明其直接從出售專利發(fā)明中獲利，那么商業(yè)性機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)的行為也可以適用‘試驗(yàn)性使用’豁免原則”，“如果行為人沒有制造或銷售任何專利產(chǎn)品，那么行為人使用專利產(chǎn)品的行為就帶有試驗(yàn)性使用性質(zhì)”。據(jù)此，可以看出，盡管商業(yè)性機(jī)構(gòu)進(jìn)行使用他人專利產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)的領(lǐng)域與其自身經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域相同，只要未直接從他人的專利中直接獲利，即使商業(yè)公司為了提高利潤(rùn)而對(duì)他人享有專利權(quán)的專利發(fā)明進(jìn)行的試驗(yàn)也可以認(rèn)定適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。
與初創(chuàng)階段的“試驗(yàn)性使用”豁免原則相比，此時(shí)司法判決標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了一些變化：首先，改變嚴(yán)格的“行為人社會(huì)性質(zhì)”判斷標(biāo)準(zhǔn)?！靶袨槿松鐣?huì)性質(zhì)”判斷標(biāo)準(zhǔn)不再“一刀切”，商業(yè)性機(jī)構(gòu)非獲利目的行為也可以適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。當(dāng)然，商業(yè)性機(jī)構(gòu)獲利目的行為絕對(duì)不可以適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。其次，單純的使用專利器械的行為不侵犯利權(quán)人的合法權(quán)益。最后，寬松適用“獲利目的”標(biāo)準(zhǔn)。只要沒有直接獲利，仍可適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。當(dāng)然，仍有部分法院判決認(rèn)為，如果使用他人專利產(chǎn)品試驗(yàn)的結(jié)果使商業(yè)性機(jī)構(gòu)生產(chǎn)出可以獲利的其他產(chǎn)品，那么就可以認(rèn)定商業(yè)性機(jī)構(gòu)的行為帶有“獲利目的”，即間接獲利性為不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。可以看出，在此階段，司法實(shí)踐中適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則的要件相對(duì)比較寬松。
但作為以營(yíng)利為宗旨的商業(yè)性機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)行為不可避免都帶有一定的“獲利目的”。強(qiáng)行區(qū)分商業(yè)性機(jī)構(gòu)的“獲利目的”行為和“非獲利目的”行為的方法過于理想化，在司法實(shí)踐中的操作幾乎是不可能的。
（三）成熟階段（20世紀(jì)中葉—至今）：再嚴(yán)格解釋
1、時(shí)代背景輪廓：后工業(yè)社會(huì)和信息社會(huì)的出現(xiàn)
結(jié)束二戰(zhàn)的美國，作為戰(zhàn)勝國登上了資本主義世界的高峰。由于以原子能技術(shù)、宇航技術(shù)、電子計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展為標(biāo)志的新科學(xué)技術(shù)革命的興起，推動(dòng)了美國經(jīng)濟(jì)高度現(xiàn)代化的發(fā)展。加上美國現(xiàn)代企業(yè)組織的新發(fā)展，國家和國際壟斷組織的大量涌現(xiàn)以及跨國公司的迅速崛起，美國成為高度現(xiàn)代化的超級(jí)大國，并開始向后工業(yè)社會(huì)和信息社會(huì)轉(zhuǎn)型。隨著世界第一經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國地位的確立，美國的專利政策也悄悄向主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)支柱———跨國企業(yè)、壟斷企業(yè)傾斜。
2、判決標(biāo)準(zhǔn)的異位：“試驗(yàn)性使用”豁免原則的輪回
自從20世紀(jì)中葉開始，司法判決開始嚴(yán)格解釋“試驗(yàn)性使用”豁免原則的適用要件。在Pitcairn訴United States一案中，法院認(rèn)為“即使是非商業(yè)性機(jī)構(gòu)使用專利產(chǎn)品的行為也可以看作是侵犯了專利權(quán)人的潛在利益”，“為試驗(yàn)、評(píng)估、證明或試驗(yàn)?zāi)康?，被告美國政府制造和使用原?span>Pitcairn享有專利的直升飛機(jī)的行為應(yīng)當(dāng)在傳統(tǒng)的‘實(shí)驗(yàn)性使用’豁免原則下予以理解”，即“根據(jù)專利產(chǎn)品使用機(jī)構(gòu)的合法性質(zhì)，為試驗(yàn)?zāi)康?，生產(chǎn)、制造他人的專利產(chǎn)品的行為不適用‘試驗(yàn)性使用’豁免原則”。即使行為人沒有獲得物質(zhì)利益，只要未經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)，其制造、使用專利產(chǎn)品的行為都侵害了專利權(quán)人物質(zhì)利益。
對(duì)“獲利目的”的理解不但不再僅限于商業(yè)性機(jī)構(gòu)的獲利行為，哪怕是非商業(yè)性機(jī)構(gòu)為履行“合法的職責(zé)”，只要未經(jīng)專利權(quán)人許可，而制造、使用專利產(chǎn)品的行為也被認(rèn)為是帶有“獲利目的”，不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。較之初創(chuàng)時(shí)期，此階段的“行為人社會(huì)性質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格?！靶袨槿松鐣?huì)性質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)作為判斷行為人行為是否具有“獲利目的”的依據(jù)，還進(jìn)一步將非商業(yè)性機(jī)構(gòu)的部分試驗(yàn)性使用認(rèn)定為帶有“獲利目的”的行為。換句話說，只要行為人的獲利領(lǐng)域與專利產(chǎn)品的所屬領(lǐng)域相同，那么就認(rèn)定行為人的試驗(yàn)性使用行為與行為人的利益之間存在一定的關(guān)聯(lián)，因此不再適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。
在Roche Product. Inc.訴Bolar Pharmaceutical Co.一案中,法院認(rèn)定被告的行為———滿足相關(guān)行政法律規(guī)定而對(duì)專利藥品進(jìn)行試驗(yàn)的行為，帶有明顯的主觀“獲利目的”，不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則，即使客觀上是為了滿足相關(guān)行政法規(guī)的上市申請(qǐng)條件而進(jìn)行的試驗(yàn)。
在Madey訴Duck University一案中，法院認(rèn)定“無論一個(gè)特定的機(jī)構(gòu)是否有物質(zhì)上獲利目的，只要其行為是為了促進(jìn)其合法業(yè)務(wù)（包括教育和啟蒙學(xué)生，提升學(xué)校的聲譽(yù)，吸引專家學(xué)者等），而非僅僅是由于樂趣，滿足好奇心或科學(xué)的要求，那么其行為就不適用‘試驗(yàn)性使用’豁免原則。而且，行為人是否為商業(yè)機(jī)構(gòu)或非商業(yè)機(jī)構(gòu)并不是決定性因素。”
通過對(duì)這一時(shí)期案例的梳理，其具有以下特點(diǎn)：
（1）對(duì)“獲利目的”標(biāo)準(zhǔn)中“獲利”的解釋更加寬泛，不僅包括物質(zhì)利益，還包括非物質(zhì)利益；不僅包括直接利益，還包括間接利益。
（2）增加不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則的種類。強(qiáng)調(diào)行為人試驗(yàn)性行為與其自有業(yè)務(wù)、職責(zé)的關(guān)聯(lián)性，只要兩者有重合點(diǎn)，就認(rèn)定其行為帶有“獲利目的”。
（3）可以適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則的行為人范圍進(jìn)一步縮小?？蒲袡C(jī)構(gòu)、政府部門的部分試驗(yàn)行為不適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則。
這一時(shí)期問題的集中表現(xiàn)就是較枉過正，過度的限制“試驗(yàn)性使用”豁免原則的適用阻礙了科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（高校、研究所）和商業(yè)性機(jī)構(gòu)（公司、企業(yè)）研究和開發(fā)的積極性，而科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（高校、研究所）和商業(yè)性機(jī)構(gòu)（公司、企業(yè)）恰恰又是社會(huì)科技進(jìn)步的主力軍。嚴(yán)格適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則固然會(huì)在短時(shí)間內(nèi)保護(hù)專利權(quán)人的利益，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，卻給此后的科學(xué)研究者（包括改良專利申請(qǐng)人）的科研行為設(shè)置了幾乎不可逾越的障礙，產(chǎn)生壓制新專利、新技術(shù)的涌現(xiàn)，鼓勵(lì)專利權(quán)人科研惰性的結(jié)果。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，對(duì)社會(huì)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是不利的。與此截然不同的，較寬松地適用“試驗(yàn)性使用”豁免原則不僅可以鼓勵(lì)后來的科研人員改良現(xiàn)有技術(shù)，還可以激勵(lì)專利權(quán)人不斷創(chuàng)新，達(dá)到有利于社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的最終目的。專利權(quán)的法律設(shè)置有兩個(gè)目的：保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益；利用專利權(quán)促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)進(jìn)步。這兩個(gè)目的沒有孰輕孰重，必須要兩者同時(shí)兼顧才可以使得社會(huì)利益最大化、社會(huì)資源配置最合理。（未完待續(xù)）●
（作者系同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士研究生）
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